Nouvelles extensions des noms de domaine : comment protéger sa marque ?

Des centaines de nouvelles extensions de noms de domaine seront bientôt ouvertes à l’enregistrement. Il sera alors possible d’enregistrer un nom de domaine dans une extension telle que « .paris », « .app », « .shop », « .blog », etc [1] .

Si ces nouvelles extensions offrent de multiples possibilités de communiquer sur Internet, elles peuvent également susciter la crainte que des tiers enregistrent des noms de domaine copiant ou imitant une marque sur laquelle ils n’ont aucun droit. L’enregistrement des noms de domaine est en effet dominé par la règle du « 1erarrivé, 1er servi », laquelle a notamment pour effet pervers de favoriser la pratique du cybersquatting.

La solution pour se prémunir contre le risque de cybersquatting n’est pas d’enregistrer des noms de domaine dans toutes les extensions disponibles. Cela représenterait des coûts considérables, tant sur le plan financier qu’administratif, sans assurer une protection efficace de la marque.

L’une des solutions, proposée par l’ICANN, a été de créer la Trademark Clearing House (TMCH). La TMCH est une base de données mondiale dans laquelle les titulaires peuvent enregistrer leurs marques.

Avantages

La TMCH offre trois principaux avantages aux titulaires de marques.

Sunrise : les titulaires de marques enregistrées au sein de la TMCH bénéficient de la possibilité d’enregistrer leur marque en priorité dans chaque nouvelle extension, avant leur ouverture au public. Il s’agit là d’un avantage indéniable qui permet de contrer la règle du « 1er arrivé, 1er servi », en assurant au titulaire d’une marque la possibilité d’enregistrer le nom de domaine correspondant à sa marque dans une extension donnée, pendant au moins 30 jours avant son ouverture au public.

Trademark Claim Services : les titulaires de marques enregistrées dans la TMCH bénéficient d’un système d’alerte permettant d’informer le candidat à l’enregistrement d’un nom de domaine identique à une marque enregistrée dans la TMCH de l’existence de cette antériorité et de lui laisser la possibilité de ne pas confirmer son enregistrement. Ce système d’alerte informe également le titulaire de la marque enregistrée en cas de confirmation de l’enregistrement du nom de domaine reproduisant sa marque. A ce titre, le fait pour le candidat à l’enregistrement du nom de domaine de confirmer son enregistrement malgré l’antériorité pourrait être un indice de sa mauvaise foi.

L’intérêt de ce système d’alerte est cependant limité pour les titulaires de marques dans la mesure où il n’est mis en place que pour une période de 90 jours et ne concerne que les enregistrements de noms de domaine reproduisant la marque à l’identique.

Uniform Rapid Suspension (URS) : il s’agit d’une procédure de résolution des litiges dédiée aux nouvelles extensions. Elle vise, pour le titulaire d’une marque enregistrée dans la TMCH, à obtenir rapidement une décision de suspension d’un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Cette procédure ne se substitue pas à la procédure UDRP [2] , laquelle peut présenter certains avantages par rapport à la procédure URS (notamment la possibilité d’obtenir le transfert, plutôt que la suspension, du nom de domaine).

Bien évidemment, la TMCH n’assure pas une protection imparable contre le cybersquatting, dans la mesure où elle n’exclut pas que des tiers enregistrent des noms de domaine reproduisant ou imitant une marque antérieure. Elle permet cependant aux titulaires de marques, dans le cadre d’une stratégie de gestion préventive des noms de domaine, de se préparer sereinement à l’arrivée des nouvelles extensions.